【法治文化】以攻为守,战略性反请求变被动为主动

发布时间:2016-08-17 作者: 文章来源: 【打印本页】 字号:【

小标题:科环典型案例法律风险警示第5期

一、案例背景

H公司是一家在英属维尔京群岛注册的公司,具有W类新型产品设计能力。U公司是一家致力于W类产品研究、生产和销售的公司。2010年3月,经第三方介绍,H公司与U公司签订了W类新型产品研发及应用合作合同(以下简称《合作合同》)。

依据《合作合同》,H公司和U公司共同参与W类新型产品的技术研发及产业化。其中,H公司提供技术研发团队,负责产品样机的设计。U公司向H公司支付技术服务费,提供技术设计、部件采购等方面的支持,以及产品样机的生产、组装、调试。合同约定研发及样机生产时间为1年,合作双方应于2011年4月开始样机试运行。合作期间,超过约定周期产生的工作费用由双方另行协商,并由造成工作延期的责任方承担。双方合作研发的相关知识产权自产生之日起归双方共有,双方有权对研发成果申请以对方为共有人的知识产权保护。合同约定适用中国法律,发生争议应提交新加坡国际仲裁中心仲裁。

合作期间,H公司与U公司均以各自公司为权利人独自申请了多项专利。U公司按约定陆续向H公司支付技术服务费,其余两笔技术服务费因未达到合同约定的付款条件而未支付。因研发进度超过约定期间,双方于2011年4月12日签订《会议纪要》,对技术服务费支付及延长工作期间费用问题进行约定。

经多方努力,研发新型产品的样品于2011年11月装配完成,但经三次测试,出现诸多问题,未能达到出厂条件。在测试期间,H公司多次要求U公司支付延长工作期间费用,双方经多次协商未能达成一致。H公司于第一次测试后向U公司发出《律师函》,称单方解除2011年4月12日签订的《会议纪要》,双方权利义务仍按照原《合作合同》约定履行。2013年6月,第三次测试后,H公司又一次发《律师函》给U公司,要求解除《合作合同》,知识产权归H公司独享,U公司支付技术服务、样机生产等各项费用。

2013年7月,H公司向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请,要求U公司支付第四笔技术服务费的另一半20万欧元,及其利息3.3万欧元;支付延长工作期间技术服务费400万欧元及其利息24万欧元;赔偿可得利益损失,包括:第六笔技术服务费30万欧元及合资企业股东分红和直驱风机销售提成人民币2.86亿元。

U公司为遏制H公司的仲裁请求,希望通过提出相应反请求,争取仲裁庭对双方主张的可得利益部分均不认可,以达到制衡本请求之目的。故向仲裁庭提出反请求,要求H公司返还U公司已支付的技术服务费和基本研发成本共计人民币7867万元,及商业化收益损失约人民币4.2亿元。

最终仲裁庭裁决: 

(1)对于H公司请求的“赔偿合资企业股东分红和直驱风机销售提成人民币2.86亿元”,仲裁庭全部予以驳回。仲裁庭认为,H公司单方解除合同,关闭了成立合资企业、进行商业化的大门,因此其要求股东分红和销售提成是完全不合理。

(2)对于H公司请求的“支付延长工作期间技术服务费400万欧元及其利息24万欧元”,U公司通过大量证人证言及往来邮件,使仲裁庭相信,工作期间延长的主要原因在H公司,进而驳回H公司延长工作期间技术服务费的绝大部分请求,仅支持12万欧元及对应部分利息。

(3)因部分专家评审“有条件通过”,仲裁庭认为样机研发基本成功,U公司需支付第四笔和第六笔技术服务费。

(4)对U公司作为应对策略,要求H公司赔偿损失的反请求,仲裁庭认为H公司解除合同不构成违约,不予支持。

二、以案释法

1. 适时提出反请求,以制衡本请求

在双方争议较大的案件中,被诉方可适时提出反请求。一方面可以主张自己的损失,争取利益;另一方面可以起到对本请求遏制的作用。本案中H公司提出2.86亿元可得利益损失主张,U公司针对性提出技术服务费和研发成本损失7800余万元,及可得利益损失4亿余元的反请求。由于对方不具备实际执行能力,且该请求被支持的可能性不大,最终U公司主动放弃了4亿余元可得利益损失的请求。但此反请求及对反请求的论述亦向仲裁庭表明,对方提出的2.86亿元可得利益损失不应得到支持,并最终被仲裁驳回。

2. 审慎选择仲裁机构,完善国际仲裁条款

国际合作中出于中外双方博弈的结果,通常会选择国际仲裁作为争议解决方式。仲裁条款中不仅需明确选择仲裁机构,且需对适用法律、仲裁语言、适用仲裁规则甚至仲裁地点做出明确约定。本案中双方约定适用中国法律,仲裁语言选择中文,这对U顺利应对仲裁,节约仲裁成本起到了重要作用。但因合同中未对仲裁地点做出约定,仲裁中又未对在北京进行开庭审理达成一致意见,最终不得不在新加坡开庭。如合同各方均在中国境内,可在仲裁条款中约定将北京或香港等较便利的地点作为仲裁地点(开庭地点),这样可以进一步节约仲裁成本。

3. 证据是案件胜负的决定性因素

无论是国内仲裁/诉讼还是国际仲裁,证据都是决定案件审理结果的决定性因素。本案为国际仲裁,相对于国内诉讼/仲裁更重视书证而言,证人证言在案件审理过程中起了重要作用。但在证人证言不足以使仲裁庭信服的情况下,仲裁庭仍会通过分析书证来探求当事双方的真实意图。本案在处理过程中发现,U公司研发人员在研发过程中对H公司存在的违约问题没有及时提出异议及指控,未保留书面证据,因此在仲裁过程中使U处于被动局面。如果本案在国内进行诉讼/仲裁,很可能由于U公司缺乏关键问题的书证,而导致败诉,造成更为巨大的经济损失。

三、案例启示

1. 掌握合同起草主动权,不同内容分别签订合同

本案项目核心的《合作合同》分别由U公司起草技术条款部分,H公司负责起草商务条款部分。导致双方对知识产权的约定出现前后不一致的情况。H公司在商务合同中预设了对U公司十分不利的知识产权条款,造成U公司在仲裁过程中的困难重重。因此对于重大合同,己方需掌握合同起草主动权,从合同内容上维护己方利益,尽量避免对方起草合同而埋下的隐形陷阱。

此外,《合作合同》既包括了技术研发部分,也包括了研发成功后的商业开发部分。虽然《合作合同》对两部分都进行了约定,但两部分侧重点不同,又相互关联,致使一部分发生争议,引发对另一部分的法律判定,使案件更加复杂化。因此,涉及到不同阶段性的合同最好根据合作进度情况而分开签订,避免因情势造成内容上的交差矛盾。

2. 重视合同执行管理,及时主张合同权利

合同签订后进入项目执行过程中,项目管理人员需重视合同执行管理。将合同相关约定通知到各项工作负责人,明确各自的工作范围,严格按照合同约定执行。对于双方往来邮件、传真等应编号存档,对重要工作节点、交接文件需留存各方签字的书面证据。对于项目执行过程中对方存在的违约行为,应立即以书面形式提出指控,并留存证据。这些执行过程文件在项目出现争议时都将成为关键证据。

U公司在仲裁过程中遇到的最大问题即是证据不足。在项目执行过程中,H公司存在未按约定提供技术人员、未按时提交图纸、提交图纸工艺性差、样机测试存在问题等问题。但由于技术人员一直以善良诚恳合作为指导思想,致使未及时对H公司的违约行为提出指控,对存在的技术问题亦未明确指出,并要求纠正。众多往来邮件、传真大多都是客气地肯定对方工作。H公司对U公司工期延误、付款迟延等问题均提出了正式抗议。这些双方往来资料,最终都将成为仲裁庭作出裁决的依据。

3. 规范知识产权申报管理,避免违约行为发生

在技术研发项目执行过程中,往往会产生一些新技术。如果研发项目是与外单位的合作项目,需特别注意合同中对知识产权的相关约定。合作双方工作人员均应严格遵守合同中有关知识产权的规定。不遵守合同,单方申请专利,很可能造成己方根本违约的被动局面,最终有可能导致承担巨额赔偿。本案中U公司未征求H公司意见,单独申请专利20余项,违反合同约定知识产权共有的约定,购成违约。但U公司在庭审前向H公司发出增加专利所有权人的邀请,该行为使仲裁庭认可:虽然U公司单独申请专利的行为构成违约,但采取了有效的补救措施,使该违约行为不构成根本违约。所以,在合同执行过程中,应充分注意关于知识产权归属的约定,规范知识产权申报管理,避免违约行为的发生。

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